In data 22 giugno 2018 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 63/2018 con cui l’Italia ha attuato Direttiva UE 2016/943 sulla protezione del know how e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’uso e la divulgazione illeciti.

Il Decreto presenta significative novità con riguardo all’individuazione dell’oggetto della protezione garantita al know how e ai segreti commerciali ed incide altresì sugli aspetti processuali, prevedendo strumenti innovativi per i giudici in caso di azioni che attengono ai segreti commerciali.

Il testo in esame è intervenuto principalmente sugli articoli 98 e 99 del Decreto Legislativo 30/2015, cosiddetto Codice della Proprietà Intellettuale, che contengono il nucleo centrale della disciplina dei segreti.

Le modifiche all’articolo 98 C.P.I., che individua il tipo di informazione meritevole di protezione, ampliano la tutela del patrimonio immateriale dell’azienda, introducendo la definizione, mutuata dalla direttiva europea, di “segreti commerciali”, da intendersi sia come informazioni tecnico-industriali che commerciali.

Per segreti commerciali devono quindi intendersi le informazioni aziendali e le esperienze tecnico industriali comprese quelle commerciali purchè, come nella precedente disciplina, siano soggette al legittimo controllo del detentore e siano:

  1. segrete (nel senso che non siano, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore);
  2. abbiano valore economico in quanto segrete;
  3. siano sottoposte a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

Inoltre, la nuova normativa prevede che costituiscano altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l’autorizzazione per l’immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l’uso di nuove sostanze chimiche.

Quanto all’ambito di tutela, ai sensi del novellato articolo 99 e fatta salva la disciplina sulla concorrenza sleale, “il detentore dei segreti commerciali ha il diritto di vietare ai terzi di acquisire, rivelare a terzi o utilizzare in modo abusivo tali segreti, salvo il caso gli stessi siano stati acquisiti dal terzo in modo indipendente”.

In aggiunta, il Decreto ha ampliato i casi in cui si considerano illecite l’acquisizione, l’utilizzazione o la rivelazione dei segreti commerciali, prevedendo, per la prima volta, anche due condotte colpose in ragione delle quali sono illegittimi i comportamenti di quei soggetti che:

  • al momento dell’acquisizione, utilizzazione o rivelazione dei segreti, erano a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbero dovuto essere a conoscenza del fatto che i segreti commerciali erano stati ottenuti, direttamente o indirettamente,  da un terzo che li usava o rivelava illecitamente;
  • producono, offrono, commercializzano, importano, esportano, stoccano merci che costituiscono violazione pur essendo a conoscenza (o dovendo esserlo secondo le circostanze) del fatto che i segreti commerciali siano stati utilizzati illecitamente.

Nel dettare tale disposizione il legislatore ha altresì dato una precisa definizione di merci costituenti violazione ossia le merci delle quali la progettazione, le caratteristiche, la funzione, la produzione o la commercializzazione beneficiano in maniera significativa dei segreti commerciali acquisiti, utilizzati o rivelati illecitamente.

Non è tutto. Il Decreto in commento ha altresì introdotto una serie di nuove norme processuali volte a garantire la riservatezza dei segreti commerciali durante il procedimento avente ad oggetto la loro tutela e all’esito dello stesso.

In particolare, a modifica dell’articolo 121 del C.P.I., al giudice è attribuito il potere di vietare, nel corso del processo, a soggetti che vi partecipano da lui individuati (parti, rappresentanti, consulenti di parte o d’ufficio, testimoni…) l’utilizzo o la rivelazione dei segreti commerciali oggetto del procedimento.

Tale provvedimento, pronunciato su istanza di parte, mantiene la sua efficacia anche successivamente alla conclusione del giudizio.

La perdita di efficacia si verifica infatti solo quando:

  1. con sentenza passata in giudicato è accertato che i segreti commerciali oggetto del procedimento erano privi dei requisiti di cui al predetto articolo 98;
  2. i segreti commerciali diventano generalmente noti o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore.

Inoltre, il Giudice, nei procedimenti d’urgenza e se richiesto dalla parte, può,  in alternativa, stabilire una cauzione a carico dell’altra parte come garanzia per l’eventuale risarcimento del danno che potrebbe essere sofferto dalla parte ricorrente per la rivelazione dei segreti.

Ancora, al Giudice viene attribuito il potere di adottare, in corso di causa o a definizione della stessa, altri provvedimenti idonei a tutelare la riservatezza dei segreti commerciali individuati nel:

  • limitare, ad un numero ristretto di soggetti, l’accesso alle udienze e agli atti e documenti presenti nel fascicolo;
  • disporre, nei provvedimenti che definiscono il giudizio, l’oscuramento o l’omissione delle parti che contengono i segreti commerciali.

Infine, il Decreto è intervenuto anche sul Codice Penale che ora, all’articolo 623, punisce fino a due anni di reclusione coloro che hanno utilizzato o divulgato segreti commerciali ottenuti illecitamente al fine di ottenere o consentire a terzi di ottenere profitti; la pena è aumentata nel caso in cui il reato sia stato compiuto per mezzo di strumenti informatici.

Sempre in ambito penale, il legislatore ha poi inserito, fra i provvedimenti la cui violazione è sanzionata penalmente ai sensi dell’articolo 338 del Codice Penale,  anche l’inibitoria concessa dal Giudice in materia di segreti commerciali.

 

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